从“小肥羊事件”谈商标申请策略

　　从“小肥羊事件”谈商标申请策略

　　2004年11月12日，国家工商总局认定内蒙古小肥羊餐饮公司的注册商标“小肥羊”为驰名商标。陕西、河北、江苏的4家小肥羊连锁企业联合在京召开新闻发布会，请求国家工商总局收回这一决定，理由是“小肥羊”是通用名称。

　　小肥羊是不是通用名称

　　《商标法》第十一条规定 “下列标志不得作为商标注册 （一）仅有本商品的通用名称、图形、型号的；（二）仅仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的；（三）缺乏显著特征的。”《商标法》有强制的规定，但是不是通用名称，是不是缺乏显著性，在实践中每个人都会有自己的看法，每个单位也会有自己的看法。

　　据说“小肥羊”是对内蒙古等地不蘸调料涮羊肉火锅吃法的通用名称，这是当地一种传统饮食方式，还有另一种说法在当地统称小羊羔为“小肥羊”。

　　1、商标局的看法

　　西安小肥羊烤肉馆1998年12月开始使用“小肥羊”作为字号和服务标识，2000年10月12日分别以“小肥羊及图”向国家商标局申请注册商标。而商标局将“小肥羊”文字删除，只核准注册了图形商标。廊坊小肥羊也在内蒙古小肥羊公司注册之前就曾申请注册“小肥羊”商标，但国家商标局以“直接表示了服务的内容和特点”为由将其驳回。

　　2、法院的看法

　　2004年10月，石家庄中院、西安中院先后在一审判决中确认“小肥羊为通用名称”。在目前其他与小肥羊有关的案件中，都无一例外地认定“小肥羊”是特有名称。

　　3、商标评审委员会的看法

　　商标评审委员会认为“小肥羊”不是通用名称，核准了内蒙“小肥羊”的商标注册。

　　为什么内蒙小肥羊可以获得注册

　　2001年12月，内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司，也向国家商标局申请注册“小肥羊及图”商标，并全部获得批准。于是其他几家小肥羊据此认为商评委“偏心眼儿”。

　　其实内蒙古小肥羊提出申请后也曾同样遭到驳回，为什么内蒙的小肥羊最后就能获得注册呢？这个问题得从商标复审程序谈起，商标如果被驳回，可以向商标复审委员会提出复审。

　　《商标法》第三十二条规定 “对驳回申请、不予公告的商标，商标局应当书面通知商标注册申请人。商标注册申请人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，由商标评审委员会做出决定，并书面通知申请人。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。”

　　是不是通用名称最终是由人去判断的，那么一定带有个人的主观色彩，在实践中也肯定会产生分歧。对于这个分歧，《商标法》安排了解决的途径，如果商标审查员认为是通用名称，驳回申请，那么申请人还可以找商标评审委员会去争取，对评审委员会的决定仍然不认可的，还可以去法院起诉，总共有三条路可以去走，最少有三次机会。

　　西安“小肥羊”在国家商标局驳回商标申请时没有积极申请复审，丧失了要求再次评审的机会。其他小肥羊也没有提出复审，都放弃了法律赋予的利用复审程序救济的权利。只有内蒙的小肥羊向商标评审委员会提出了复审请求，结果是在众多的小肥羊中只有内蒙的小肥羊成为合法注册的小肥羊。

　　小肥羊给我们的启示

　　我国现在每年有近百万的商标申请量，在四十多类的商品中，申请新的文字商标极容易与先注册的商标相同或近似，一个好的商标并不容易注册下来，尤其是很多企业已经先行使用了的商标，等想到要注册时，又要非注册下来不可的，这个时候去申请，那么不能象其他“小肥羊”那样不战而降，一驳回就放弃了，应当向内蒙的“小肥羊”那样，积极主张自己的权利，不放过任何的机会去争取。

　　如何申请驰名商标

　　我国政府越来越认识到知识产权的重要性，并且从战略高度来保护相关知识产权。“驰名商标”是知识产权战略中对商标保护的重要环节。

　　“驰名商标”不仅仅是一种荣誉，更是商标保护的一个体系。“驰名商标”在国际普遍得到认可，各国政府都对“驰名商标”进行特别的保护。“驰名商标”的内涵不仅仅是一纸证书可以涵盖，我国有的地方政府对“驰名商标”将给予很大的物质上的奖励，国家更是制定专门法律加大对“驰名商标”的保护力度， “驰名商标”的保护范围远远要宽于普通注册商标，保护的范围也延伸到其他类别的商品。对于消费者而言，“驰名商标”更加容易得到普遍的认可，而且认可程度相当的高，“驰名商标”将成为消费者对企业综合实力和产品质量和企业信誉的高度评价。

　　驰名商标认定途径

　　“驰名商标”也是商标领域最高殊荣，目前全国有几百万个商标，被认定为“驰名商标”的却只有几百个，真正是万里挑一。任何商标无法指望万一被认定为“驰名商标”，“驰名商标”是有非常严格要求的，其申请的难度非常之大。

　　“驰名商标”的申请我国以前一直是向国家工商局（商标局）直接提出申请，并没有明确的认定标准和具体的申请程序，并没有固定的认定方式，有时一年审批近百个，有时一年不审批一个，也没有固定的程式。2003年颁布了《驰名商标认定和保护规定》后，申请“驰名商标”的途径和方式完全改变。

　　根据《驰名商标认定和保护规定》第四条和第五条的规定，申请“驰名商标”现在有了三条途径可走

　　1、在商标异议中认定

　　商标异议是指经过商标局初步审查通过的商标，在获得注册商标证书之前，商标局先行进行公告，在公告期内任何人都可以以合理的理由提出异议。如果在提出异议的过程中，提出该商标可能构成对自己商标的侵犯，同时申请认定自己是驰名商标。

　　2、在商标争议中认定

　　商标争议是指已经获得注册的商标，因为有些法律规定的原因，别人认为侵犯了自己的商标，而向商标局提出撤销该注册商标。在提出撤销的过程中，同时可以提出申请认定自己的商标为驰名商标。

　　3、在商标管理中认定

　　哪个商标如果被假冒，那么反映该商标是畅销的。正是基于这点，地方工商局在打假过程中，发现假冒这个商标比较多，就可以根据当事人的申请，认定该商标为驰名商标。

　　第四条途径 法院认定

　　根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十二条 “人民法院在审理商标纠纷案件中，根据当事人的请求和案件的具体情况，可以对涉及的注册商标是否驰名依法作出认定。”

　　申请方式/途径评析

　　1、在商标异议中申请

　　申请机关 国家商标局

　　前提条件 必须是有和要申请“驰名商标”的商标相同或相近的商标在公告期中。

　　难点所在 在公告期内商标可以作为异议对象，又符合申请“驰名商标”异议的（即目标商标），这种概率非常之小。如果特意申请，但是有两个关卡 1、这个难度比较大，直接被驳回可能性很大，而无法进入公告期。2、即使能进入公告期，从申请到公告，这个过程将有一年多的漫长期间等待。

　　优点 比较直接，中间环节少，可以直接向商标局申请，能够以较快的速度获得批准，前期费用比较低。

　　缺点 很难找到目标商标，即使找到如果进入异议阶段，对方要力争，异议时间将变得无法预测。重新申请符合条件的目标商标，可以操作性不强，时间比较长，有很多未知因素无法把握。

　　在2005年6月23日公布的驰名商标中，通过商标异议批了5件“驰名商标”。

　　2、在商标争议中申请

　　申请机关 国家商标局

　　前提条件 必须是有和要申请驰名商标的商标相同或相近的注册商标，并且在五年的争议期内。

　　难点所在 同上，目标商标更加难找，如果重新申请的时间比第一种途径更长，至少要两年多的时间，才有可能提交“驰名商标”申请。

　　优点 同第一种途径。

　　缺点 同第一种途径。

　　通过这种方式以前最少认定了十几个，但最近几期公告中没有发现通过这种途径申请的“驰名商标”。

　　3、在商标管理中申请

　　申请机关 两级地方工商局、国家商标局

　　优点 相对以上两种方案，这个方案最佳，不需要寻找目标商标，不专门针对任何人单位，不会引起和第三方的争议；不需要依托任何现有的公告或注册商标；自己完全可以掌控，自行把握，自行设计方案，时间相对比较短。

　　缺点 涉及的机关比较多，中间环节比较多，需要很好的策划和操作中的协调、配合，花费的费用将比较大。

　　2005年6月23日公布的64个“驰名商标”，有59个是通过这种方式认定的。目前这种方式成为申请的主要途径。

　　4、法院认定

　　法院的判决认定驰名商标，尽管法院相关司法解释出台已经有了好几年，但是法院认定的驰名商标并不是很多。

　　申请机关 法院

　　问题所在 法院认定驰名商标和工商局不是同一个方式，这是另一种认定体系。法院认定的驰名商标无须另外到国家工商部门重新认定或领取证书。法院认定驰名商标只有在诉讼案件中才能认定。

　　综上 采取第三条途径 即通过商标管理来申请“驰名商标”。

　　李某的家具厂生产的“好和”牌家具质量很好，价格便宜，市场前景很好，李某想给“好和”牌家具进行注册，可是他不知道到哪儿申请注册商标？怎样申请注册商标？

　　商标注册应及早办理，许多公司都想在商品有一定知名度以后，再去注册，等到去注册时才发现，要么别人已经注册，要么与别的商标相同或近似而无法获得注册，所以最好在想好商标名字后，立即去注册。

　　《商标法》第2条规定 “国务院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册和管理的工作。国务院工商行政管理部门设立商标评审委员会，负责处理商标争议事宜。”本条对注册商标管理作了规定，国务院工商行政管理部门为国家主管商标的部门。商标局和商标评审委员会作为主管部门的附属机构，负责不同的具体事务。

　　国家院工商行政管理部门商标局主管全国商标注册、管理工作，《商标法》第4条规定 “自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目，需要取得商标专用权的，应当向商标局申请服务商标注册。本法有关商品商标的规定，适用于服务商标。”

　　国务院工商行政管理部门所设立的商标评审委员会负责处理商标争议事宜。《商标法实施条例》第28条规定 “商标评审委员会受理依据商标法第32条、第33条、第41条、第49条的规定提出的商标评审申请。商标评审委员会根据事实，依法进行评审。”