“今日头条”被索赔亿元，第35类防御性商标到底要不要

　　“今日头条”因第35类广告服务被卷入索赔亿元的商标侵权纠纷。北京博天恒业广告有限公司起诉“今日头条”关联的北京字节跳动科技有限公司和北京字节跳动网络技术有限公司，称其2011年取得第35类“头条”商标专用权，被告自2012年8月起开发并运营“今日头条”APP，将“头条”二字作为APP图标使用，同时该APP网页版也多次突出使用“今日头条”、“头条”，“今日头条”APP及网页实际上是以推送广告为目的的盈利产品。

　　这个新闻再次让第35类商标的抢注问题成为关注热点。因为“今日头条”面临的问题并非个案，很多互联网企业都和“今日头条”一样面临类似的难题。企业是否要在第35类上进行防御性注册？企业防御性注册是否应与抢注商标采用相同的撤销标准？

　　一、企业是否要在第35类上进行防御性注册？

　　根据《类似商品和服务区分表》，第35类包括9个类似群组，其中包括广告（3501）、工商管理辅助业（3502）、替他人推销（3503）、人事管理辅助业（3504）、商业企业迁移（3505）、办公事务（3506）、财会（3507）等。

　　其中，广告（3501）、工商管理辅助业（3502）、替他人推销（3503）三个群组受到多数企业的关注和重视。甚至，有人说第35类是企业必须要进行商标申请注册的类别。为什么第35类如此特殊？

　　首先，第35类广告、替他人推销服务是互联网企业发展到一定阶段之后的一种基本盈利方式。随着互联网行业的发展，网络逐渐成为人们生活的一种基础设施，也影响并塑造着企业的商业经营模式。大量互联网企业通过服务提升流量，依靠流量优势提供广告、推广服务。这已经成为一种常规的盈利模式。打开你的电脑和手机，百度、Google、Facebook、微信、微博、爱奇艺、喜马拉雅，等等，无一不是利用积累的庞大用户基础为企业提供广告、推广服务盈利。

　　正是因为这样，防御性注册才显得特别有必要。如果企业发展初期缺乏知识产权保护意识，或者由于资金限制没有进行充分的商标布局，而是当要发展新的业务领域时才发现在其他类别上已经被他人抢注。而此时，企业可能已经具有相当高的知名度，克服在先商标阻碍的成本往往高出防御性申请费用的千万倍。

　　其次，现实的商业经营活动比《类似商品和服务区分表》复杂的多，企业的某些经营行为可能涉及多个类别的商品或者服务。很多企业的附加服务往往会涉及第35类服务。例如，一个手机生产商，其销售的手机上安装了自身开发的软件商店、音乐商店、图书商店，向消费者提供自身和第三方的软件、音乐、图书，同时向第三方企业提供软件、音乐、图书的推广服务。原本销售手机只涉及第9类手机商品，但是有了这些附加和衍生的业务之后，还可能涉及第9类计算机程序、可下载的音乐文件等商品，第35类的广告、替他人推销服务等。

　　再次，防止他人抢注商标用于提供商品零售服务。在商品零售服务上的商标保护一直都存在争论。由于《类似商品和服务区分表》并没有固定该服务项目，很长一段时间企业都是按照第35 类上的替他人推销进行商标注册。但司法实践上，对于零售服务所属类别一直存在争议。

　　一方面，国家商标局在《关于国际分类第35类是否包括商场、超市服务问题的批复》中明确将商场、超市服务排除在第35类之外。北京市高级人民法院知识产权审判参考问答（17）中，北京高院认为“替他人推销”服务是指：为他人销售商品（服务）提供建议、策划、宣传、咨询等服务，该类服务的对象应为商品（服务）的经销商（含提供者），不包括通过零售或批发直接向消费者出售商品（服务），以价格的差异获取商业利润的情形。

　　另一方面，第十一版《类似商品和服务区分表》对第35类的基本界定是“本类尤其包括为他人将各种商品（运输除外）归类，以便顾客看到和购买；这种服务可由零售商店、批发商店、自动售货机、邮购目录或借助电子媒体提供，例如通过网站或电视购物节目”。2014年度广东省知识产权审判十大案例之一好又多管理咨询服务（上海）有限公司诉张家港市好又多连锁超市有限公司、刘念龙侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，二审法院认定商场、超市与第35类中“替他人推销”服务类别属于同类服务。

　　实践中很多商标抢注人利用第35类上的注册商标，销售各种山寨商品。司法实践中，其销售行为可能被认定为第35类上的使用，损害了商标权人的商誉，也给商标权人的维权造成困难。商标一旦被抢注，商标维权的成本以及商誉上的损失远远大于商标申请的费用。

　　企业在进行商标布局时必须要确定与自身业务领域相关的商品和服务类别。在哪些商品和服务上注册商标取决于企业当前及未来的业务领域和商业模式。对于比较明确的业务领域，必须尽早进行商标布局。但实际上，对于当前大量创业企业，可能在发展过程中不断面临业务的拓展和转型，其业务发展方向具有相当的不确定性。即使在企业发展初期，未必预料到将广告和推广服务作为未来业务的发展方向，在进行商标注册时需要特别关注第35类服务上的商标申请注册，防止他人抢注，为业务拓展留下足够空间。

　　二、企业防御性注册是否应与抢注商标采用相同的撤销标准？

　　商标注册并非企业商标布局的终点。商标布局后还需要对商标进行维护，包括商标的使用，阻止其他相同或近似商标的注册，商标维权等。关于企业注册的防御性商标，最常见的问题一是连续三年未使用而被撤销，二是怠于维权导致商标丧失显著性。第二个问题可以通过提高知识产权保护意识而得到解决，而第一个问题企业却难以克服。

　　企业陷入注册防御性商标会被撤销和不注册防御性商标会被抢注的两难境地。企业没有能力，也不会违背自己的经营现状，去制造防御性商标使用的证据。但是面对依然严峻的商标抢注现状，企业为了提高保护自身知识产权的能力，必然需要进行防御性注册。

　　笔者认为对于防御性注册不应与抢注商标采用相同的撤销标准，而是应该采用相对宽松的审查标准。

　　从《商标法》第四十九条第二款规定来看，“注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。

　　撤三制度在整个商标法体系中具有举足轻重的地位，其有利于“倒逼注册人真实使用商标”，“督促商标符号资源重返公有”。撤三制度并非为了撤销注册商标，而是为了督促商标权人将商标投入使用，激活商标资源。正是因为如此，《商标法》规定了具有“正当理由”情况下的例外。

　　何为“正当理由”？《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第二十六条规定：商标权人有实际使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因其他客观原因尚未实际使用注册商标的，人民法院可以认定其有正当理由。

　　司法裁判的尺度影响着产业的发展，也就有必要结合产业发展的现实需要谨慎并适当的调整裁判尺度。防御性注册的初衷，并非通过抢占商标资源获取不正当的利益，而是为企业悉心经营的品牌提供一个保护伞。在我国知识产权保护制度还不是很完善的情况下，企业品牌的保护面对着诸多的阻碍和困难。司法是社会公平的最后一道屏障，应当给予一个诚信经营品牌的企业的利益合理的保护。

　　对于“实际使用商标的意图”、“实际使用的必要准备”的证明标准，法院有着较大的裁量空间。对于诚信经营的企业的防御性商标，虽然不能直接将防御性注册认定为“正当理由”，但是可以给予适当宽松的证明标准。

　　此外，上文提到的第35类广告、推广服务的界定存在一定的争议。但对于第35类上注册的防御性商标，实际使用的服务认定时也可以采用较为宽松的标准。如果在商品零售服务上进行了使用，或者为使用做了必要准备，就可以认定其提供的服务属于第35类替他人推销。

　　综上，“今日头条”遇到的问题折射出大量中国企业在第35类防御性商标注册上的两难困境。由于第35类的特殊性，企业在商标布局时应予以重点考量。同时，对于诚信经营的企业的防御性商标，应当合理调整撤销的裁判标准，给予适当的保护。