通过撤三解决商标申请障碍的实务与技巧

　　《商标法》第四十九条规定，“注册商标……没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标”。该规定在实务中被称为“撤销商标三年不使用”，简称“撤三”。撤三主要用于解决在先障碍问题：企业在申请注册商标时，若查询到在先商标近似程度较高甚至完全相同，直接申请会面临驳回风险，但如果该障碍商标注册已经满三年并且没有使用记录，则通过撤三来排除障碍。用撤三来解决申请障碍，相比于洽谈转让、共存等方式，经济成本要低得多。

　　我国的有效商标注册总量已经达到世界的三分之一，并且增长迅猛，可供自由选择的商标资源日益有限，自己能想到的好商标，很多时候都已经被他人“捷足先登”，申请注册一枚想要的商标越来越难。在这种情况下，撤三必然会越来越频繁地被企业运用，成为商标申请注册过程中排除在先障碍的常用手段。本文从实务的角度，讨论撤三申请与“答辩”双方的攻守策略与技巧。

　　一、撤三申请实务与技巧

　　（一）分析和调查撤销成功率

　　1、撤销成功率分析

　　可以结合实际情况，从不同角度进行综合分析是否有实际使用，或者是否存在使用可能，从而判断撤销的成功机率。

　　第一、了解有没有使用的线索。如果有，则分析使用是否规范。比如是否使用在核定的商品项目上，使用在哪些核定商品项目上。使用的商标图样与核准的商标图样是否相同或者显著部分相同。

　　第二、注册人是公司还是自然人。如果是自然人，由于营业条件限制等原因，使用可能性相对稍低。

　　第三、注册地址是否变化。商标注册地址与实际经营地址不一致，如果不一致，则容易出现难以收到官方下发的《提供使用证据通知书》的情况，从而难以参与案件程序导致商标撤销。自然人注册商标出现这种情况的可能性更高。

　　第四、是否具备使用资质。不少行业生产经营需要特定的资质，比如药品生产等。通过查询资质情况，可以推断是否有使用商标的条件，从而推测使用可能性。

　　第五、核心商标还是保护性商标。如果拟申请撤销的商标是注册人主营业务所在类别上的商标，则撤销可能性较低；如果是注册人在非营业范围上注册的防御性商标，则撤销可能性相对较高。

　　第六、注册时间长还是短，老商标还是新商标。一般而言，注册时间越长，商标获得有效管理和使用的可能性越低；注册时间越短，商标得到重视和使用的可能性相对越高。

　　2、撤销分析过程中的调查方法

　　第一、商标查询。比如查询商标注册的地址等信息，注册的相同或近似商标情况，是否有许可备案等。

　　第二、网络调查。比如利用“百度图片”搜索注册人经营信息、产品信息；通过工商信息网站查询经营资质、关联公司、公司地址变更信息等。

　　第三、实地调查。比如对注册人企业所在地进行调查，了解是否有相应产品生产的情况；对相关产品的销售场所做调查，了解是否有相应产品销售的情况。

　　第四、其他调查。比如邮寄挂号信确认注册人能否正常收取邮件。

　　（二）撤三申请操作实务中的方法与技巧

　　1、撤三申请主体

　　一般不将实际需求者作为撤销申请人，而是选择没有关联的第三方作为申请人，尤其是自然人。这种做法主要是为了隐藏撤销申请人的真实需求，避免暴露“目标”，提升撤销成功率，同时也为下一步可能开展的洽谈转让等工作创造条件。

　　2、申请撤销的商品项目

　　实践中常常会争论，到底申请撤销部分商品项目还是全部商品项目？多数人会选择对部分类似商品群组上的商品予以撤销群组，其理由在于更有针对性，即，认为所提撤销的商品项目上，注册人必须提供商标使用证据，否则这些商品就会被撤销。但需注意的是，从实践情况来看，目前审查商标撤销案件的商标局的做法是：无论全部撤销还是部分撤销，只要商标注册人在申请撤销的一项商品上使用注册商标的，则在全部商品上的注册均予以维持。与此形成差异的是，在审理商标撤销复审的商评委，无论全部撤销还是部分撤销，均按类似群进行审查，具体而言是：商标注册人在核定的一项商品上使用注册商标的，在与该商品相类似的商品上的注册可予以维持。

　　这就意味着，不能简单地认为针对部分商品撤销，注册人就必须在这部分商品上提供有效的使用证据才能维持注册。相反，既然在商标局阶段提部分商品撤销与提全部商品撤销没有明显区分，何不直接针对全部核定商品提起撤销？这种做法的好处在于，在后续的复审程序中，如果注册人在提供证据时，不清楚撤销申请真正想要撤销的到底是哪个群组上的商品项目，就很难有的放矢，有针对性地提供相应商品上的使用证据。也就是说，若考虑到复审程序的审理特点，反而是提全部撤销更有助于“迷惑”注册人，从而提高真正想要撤销商品上的撤销成功率。当然，到底选择哪一种方式，还是要基于对使用可能性的评估、案件周期的预估与计划等多方面因素来综合确定。

　　3、关于多份撤销与连续撤销

　　上文提到了到底申请撤销部分商品项目还是全部商品项目的问题，有人选择同时提起多份全部撤销的申请以及部分撤销的商品，或者针对每项商品逐一提出申请。也有人甚至针对同样的撤销多次、重复提交申请，如果注册人疲于应付，针对其中一次申请没有提供有效证据，该申请中被裁定商标撤销的，则相应的商标权利（也可能是部分商品上的权利）归于灭失。从撤销申请人的角度来讲，想尽一切办法增加成功几率，这无可厚非。但是这样做会增加撤销申请人、被申请人的成本和负担，即通常所说的增加“诉累”，并增加不必要的案件申请量，为本来就不堪重负的审查资源带来更大压力。撤销申请仍应做好前期调查，有的放矢，制定更为精确的策略，而不是一味地采用“海量战术”。

　　4、撤三申请的时间，以及与其他程序的衔接

　　撤三申请的同时往往伴随着撤销申请人一方的后续新申请。“撤三”和“新申请”是一对组合，衔接好时间才能达到想要的效果。一方面，从“撤三+新申请”的需要来看，新申请的商标应该紧跟着被撤销的商标，因此提出申请的时间不能太晚。否则，注册人会知晓被撤三信息，然后立即补充申请，带来新的障碍商标。另一方面，撤三与新申请之间存在时间差，注册申请时间过早的，审查时撤三结果还不能确定，会被驳回。

　　实务中还有这样的疑问：撤三申请在新申请同时提出更好，还是新申请的商标被驳回之后再提出更好呢？实际上，二者各有优劣：同时提出显然有利于尽早确定撤三结果，从而实现撤销申请人一方早日注册想要的商标的目的。但所撤销的商标并非一定就是自身申请商标被驳回时所引证的商标,具体而言是，可能不引证该商标，也可能在引证该商标的同时还引证了其他更多的商标，即存在一定的不确定性。如果等待驳回之后，引证商标情况可以完全确定，此时提起撤三能够解决“不确定性”的问题。但是，驳回复审程序中不一定能够等待撤三的审查结果。因为撤三申请后续还可能发生复审、诉讼程序，这些程序的时间周期远长于驳回复审程序，撤销结论久久不能做出，很可能导致申请的商标在驳回复审程序中的得不到支持。

　　结合大量的“撤三+申请”实践经验以及当前商评委支持“缓裁”的现状来看，目前相对稳妥的做法是：提交撤三的同时提交注册申请，如果驳回，在驳回复审中等待撤三结果最终确定。驳回复审过程中撤三结果不能审结的，可以向商评委书面请求中止审理，等待撤三结果确定后再做出审理。当然，这仅是结合当前的操作实际而言的，如果“缓裁”的做法发生变化，则前述策略会很难发生作用。

　　二、应对撤三的策略与要点

　　（一）提交商标使用证据的方法与注意事项

　　1、哪些可以作为商标在商品或者服务上使用的证据

　　商标直接使用在商品、商品包装或者容器、商品交易文书上，或者使用在服务场所及服务相关物品上，或者使用在广告宣传、展览以及其他商业活动中，都属于撤三案件中的“商标使用”。其中商品商标直接使用的证据相对容易收集，实践中更多的疑问主要是在服务商标使用证据的体现形式。其可以包括：使用于服务的介绍手册、服务场所招牌、店堂装饰、工作人员服饰、招贴、菜单、价目表、奖券、办公文具、信笺以及其他与指定服务相关的用品上。类似使用方式，要能够用于识别服务来源。

　　2、证据形式：原件或公证

　　在商标确权案件中，广泛存在认可复印件的情况。但撤三案件的审理主要取决于使用证据本身，因此证据的形式非常重要。特别是，后续程序走得越远，案件双方当事人在证据“三性”上越是较真，因此，商标注册人应当尽可能提供证据原件来证明商标的使用情况。如果提供原件确有困难，可以提供经公证与原件一致的复印件。

　　3、关键证据：发票

　　发票是撤三案件中非常重要的使用证据。一方面，发票是市场交易双方支付费用的凭证，能够证明双方交易行为的实际履行情况。当商标注册人拟证明其使用商标的商品用于市场销售时，除了提供记载使用该商标的商品销售合同之外，如果能够提供发票证明该合同实际履行，则有助于形成较为完整的商标使用证据链。另一方面，发票经税务机关，相比于当事人自己制定的合同以及产品包装等可以自制的证据而言，证明力更强，并且发票便于核实真实性。需要注意的是，在商业惯例中，商标图样不会出现在发票中，发票中主要记载的是文字，商标名称可以通过发票中的商品名称体现出来，但图形商标则较难实现这一点。也有很多发票中只记载产品通用名称，而不记载商品名，如此一来，发票中就不能直接体现商标使用情况。在这种情况下，就需要通过销售合同甚至是产品照片等方面的证据予以佐证，证明发票中记载的信息与涉案商标有关。这也同时提醒企业，需要将商标管理思维融入到生产经营的整个过程中，在拟定产品销售合同、开具销售发票时，尽可能体现商标和商品名称。

　　4、证据链与证据量

　　常常有企业问到，撤三案件中到底提供什么样的证据最好。实际上，撤三案件中的商标使用证据，应当能够显示使用的商标标识、使用的商品或服务项目、使用主体、使用日期以及使用地域范围等信息，很难有哪个单一的证据可以完整呈现这些信息，更多的还是应当考虑形成完整证据链。比如，提供实际的产品以及产品包装，能够显示具体的商标图样、生产时间（生产批号）、生产主体信息；提供产品的销售合同，可以显示产品的销售时间、地域范围情况；提供合同对应的发票，可以证明合同的实际履行情况；提供与产品有关的媒体报道或者展会信息等，可以进一步佐证前述证据的真实性。在实践中，有时候找到相互印证的完整证据链会比较困难，这时候需要通过增加证据的量，即，只要是实际使用商标的证据，尽可能多提供，从而在整体上反映出存在真实使用商标的意图和事实。

　　（二）主动防范撤三风险的做法

　　从尊重法律规定，促进法律价值实现的角度来讲，商标注册人有实际使用商标的，在面临被撤三时应当尽力收集使用证据材料，力争维持注册商标；如果商标确实没有使用的，则需要承担因不使用而被撤销的后果。但事实上，很多企业的注册商标尽管没有使用，但仍有重要的现实价值，比如申请注册今后可能用到的储备性商标，或者为避免他人在主营业务相关联商品或服务上抢注商标，甚至是通过阻止他人在其他类别的申请注册行为从而保护自身品牌不被淡化等。不少大型企业提出，多年来通过大量注册积累所构筑的完整保护体系，如今常常面临被撤销的威胁，令人防不胜防，对企业多年的工作成功造成威胁。还有一些更为极端的情况，某些企业滥用撤三的法律程序，谋取不正当利益。

　　在撤三频发的情况下，对于商标注册人来说，除了在被提起撤三时积极准备证据材料之外，还需要在日常管理过程中做好多方面的基础工作，未雨绸缪，降低被撤销的风险。同时，在发现被撤销的迹象时，主动做一些补救性的新申请注册。主动防范撤销风险的做法一般包括如下情形：

　　1、市场预测。即，在商标管理过程中通过对市场动向的关注，预测自身注册商标被撤销的可能性。比如，自身注册商标被行业内其他某公司擅自使用，并在短期内获得了很大的市场规模，这种情况下该商标很可能就会成为被撤销的目标。

　　2、商标监测。通过商标监测软件能够尽早知悉商标被提撤销的情况，可提前准备使用证据。而针对营业地址变更后与商标注册地址不一致的情况，更需要通过设置监测掌握官方发布的公告送达信息。事实上，当商标注册人不能正常收取官方下发的提供使用证据通知书时，很多公告送达信息都是通过监测发现的。

　　3、追加申请：预测到可能被提撤三或者得知已经被提撤三时，立即追加新的注册申请。这就相当于在被申请撤销的商标之后增加一个新的权利，以挡住撤销申请人的注册申请。假如被提撤销的商标最终被决定撤销，新申请的商标若能获准注册，还可以延续在先的商标权利。

　　4、尽量使用。如果商标在短期内确实没有使用需求，但又需要防范被撤三的，可以考虑阶段性、小批量地投入使用，然后通过公证购买等方式保存证据。商标注册人还可以考虑许可有条件的企业使用，比如许可给经销商、关联公司、生产商等。

　　5、批量注册。对很多大型企业而言，要将所注册的重要商标都投入使用确实不现实。这种情况下，一些企业将重要商标批量筛选出来，每三年内重新提交一次申请。这就相当于原来注册的商标刚满三年，可能会面临撤三风险时，就增加了新的商标，使得权利能够一直延续下去。

　　以上防范撤三风险的做法中，有些是不值得广泛提倡的。比如，纯粹为了规避被撤销风险的小批量临时使用行为，在审查过程中很可能被审查机关视为“象征性使用”行为而不予认可。而每三年批量补充注册一次的做法，会进一步不合理地增加整体的商标注册量。我们仍然认为，商标的生命在于使用，企业应当尽可能基于正当的使用需要，合理和适量地注册商标。